MODELLI BIDIMENSIONALI:LA PARTITA CONTINUA
Autore: Balboni Claudio
Articolo pubblicato sul Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale N.1/2010
L'articolo 26 del regolamento di attuazione del c.p.i. emanato con DM n. 33 del 13 gennaio 2010 (pubblicato il 9 marzo sul supplemento n. 56 della Gazzetta Ufficiale n. 56 SG) è intitolato “divieto di denominazioni nella registrazione di disegni e modelli” e recita “la protezione di speciali denominazioni o segni, destinati a distinguere i prodotti, può solamente essere conseguita con domanda a parte, ai sensi delle norme sui marchi”.
La ratio della norma sta evidentemente nella volontà del legislatore di evitare che segni bidimensionali proteggibili come marchi possano essere registrati, anche o in alternativa, come modelli.
L'intento di rifugiarsi in questo strano (per un marchio) tipo di protezione potrebbe essere dato da una serie di ragioni, tra le quali la possibilità di apporre il modello su qualsiasi tipo di prodotto (decisione della Commissione di Ricorso UAMI R 609/2006-3 del 03/05/2007, punti 16 e 26), eludendo così il limite di tutela merceologica dato dalla normativa sui marchi, il fatto che il modello non sia sottoposto a prove d'uso e che quindi possa garantire un monopolio indipendente dal fatto che il segno venga concretamente utilizzato o meno, la possibilità di considerarlo un “altro diritto di proprietà industriale” che legittima pertanto il suo titolare al deposito di un'azione di nullità di un marchio comunitario (sempre che non possa, se concretamente utilizzato, essere anche considerato “un segno utilizzato nel corso dell'attività commerciale” che legittimerebbe anche al deposito di un'opposizione comunitaria) .
L'intenzione di evitare questa commistione di istituti ha spinto il legislatore all'emanazione del citato articolo 26.
La norma in questione afferma che la protezione di denominazioni o segni destinati a contraddistinguere i prodotti può essere conseguita solo tramite la registrazione di marchi. Il ragionamento a contrari impone di concludere che l'art. 26 introduca una causa di rifiuto della registrazione di quei modelli bidimensionali che possano costituire segni distintivi.
Il titolo della norma si presenta alquanto sibillino, vietando “denominazioni nella registrazione di modelli”. Per costante dottrina il titolo della norma non è precettivo, con la conseguenza che ciò che deve essere inteso come oggetto del divieto, della facoltà o di ogni altro dettato normativo, deve essere individuato nel corpo della disposizione. Nel nostro caso il corpo della disposizione amplia solo parzialmente il concetto espresso nel titolo, affermando che anche la protezione di “segni” speciali, oltre che quella di “denominazioni” speciali, possa essere ottenuta solamente attraverso le norme sui marchi, con domanda a parte.
Chiaro l’intento del legislatore di richiedere una domanda “a parte”, ossia diversa, per ottenere la protezione di un segno distintivo.
Chiara la ratio della norma, ossia evitare che segni che potrebbero essere marchi vengano registrati come modelli, potendo ottenere una tutela ultramerceologica svincolata dall’uso.
Tutto chiaro quindi?
Direi di no.
Non vorrei insistere troppo sul discrimine tra denominazioni e segni “speciali” e non speciali (anche se questo aspetto meriterebbe probabilmente un approfondimento particolare, essendo esso uno dei punti nodali della questione, in quanto segna il confine di accesso alla registrabilità come modello di un certo segno bidimensionale). Riterrei, invero, che si debba optare per un’interpretazione che svincoli il termine “speciale” da quello usato in precedenza nelle altre legislazioni in materia (leggasi “speciale ornamento”) perché altrimenti si dovrebbe giungere all’assurdo di affermare che ogni segno bidimensionale che è “speciale” (ossia dotato dell’attuale carattere individuale) non dovrebbe potere essere registrato come design. Il ché sarebbe assurdo.
A questi problemi interpretativi si aggiungono quelli riscontrabili nella fase applicativa. In particolar modo nel procedimento di esame ed in quello di eventuale dichiarazione giudiziale di nullità del modello.
Non è prescritto infatti che l’UIBM faccia un esame “di merito” dei modelli. Non è richiesto infatti che l’Ufficio compia un esame circa la sussistenza della novità o del carattere individuale del design del quale viene richiesta la protezione, essendo il tutto deferito ad un eventuale esame da parte dell’Autorità Giudiziaria, che si svolgerà solamente in caso di contenzioso. E qui sta la prima “stranezza” del nostro ordinamento (che non è ovviamente l’unico a prevedere simili divieti: tra le altre, anche la normativa cinese, recentemente riformata, vieta la registrazione di segni potenzialmente utilizzabili come marchi).
La prima stranezza, dicevamo, è che il funzionario preposto a valutare l’ammissibilità del design, pur non essendo chiamato a compiere un esame dei requisiti che deve possedere la privativa richiesta (il modello), deve compiere un esame sull’assenza di requisiti propri di altra privative (il marchio). In particolare deve fare l’esame contrario che dovrebbe eseguire il funzionario preposto all’esame dei marchi. Ossia deve accertare che il segno non abbia carattere distintivo. L’esaminatore non deve verificare che il trovato richiesto risponda alla definizione di modello, che abbia novità o carattere individuale, che sia stato precedentemente divulgato o meno, ma deve tuttavia accertarsi che lo stesso non sia distintivo, ossia deve accertarsi che questo non sia marchio! Così si ritiene infatti di dovere interpretare la dicitura “destinati a distinguere i prodotti”…ma quali prodotti?
Il quesito sorge spontaneo se si considera che nella domanda di modello non viene effettuata una rivendicazione di prodotti “tutelati” dal segno (classificazione di Nizza), ma vengono indicati invece prodotti ai quali è “riconducibile” il segno (classificazione di Locarno). Questi prodotti, nel caso il modello consista in “denominazioni o segni”, saranno i “disegni grafici bidimensionali” di cui alla classe 32.0 di Locarno oppure i “caratteri e segni tipografici” di cui alla classe 18.3 della medesima classificazione. L’indicazione del prodotto nella registrazione del modello non ne delimita l’esclusiva, ma ne definisce l’oggetto, pertanto difficilmente potrà risultare utile per i fini che occuperanno l’esaminatore.
Di conseguenza lo stesso esaminatore si troverà a dovere esprimere un giudizio sulla generica attitudine di un segno bidimensionale a distinguere un qualsivoglia prodotto.
Ma se la capacità distintiva di un marchio è fondamentalmente il rapporto tra il segno ed i prodotti contraddistinti, come si può valutare l’assenza della distintività medesima senza uno dei due termini dell’equazione? Se è vero che un segno bidimensionale è distintivo se non descrive i prodotti rivendicati, nel caso che non vi siano prodotti ai quali paragonarlo, appare evidente che non sarà possibile arrivare ad una decisione ragionevole in merito alla sussistenza o meno della stessa distintività. Si tratta pertanto di una valutazione aprioristica che potrebbe condurre, da un punto di vista astratto, ad affermare che un segno bidimensionale è sempre potenzialmente distintivo. Ma richiedendo la norma in questione, non la mera potenzialità distintiva, ma la effettiva destinazione del segno a contraddistinguere i prodotti, si dovrebbe giungere alla conclusione che il segno bidimensionale non sarebbe concretamente mai distintivo.
Cercando di andare oltre le mere teorie, penso che sia facile affermare che la destinazione a distinguere i prodotti, che impedisce la registrazione del design bidimensionale, non possa essere valutata in sede di esame, ma lo potrebbe essere, semmai, in sede di giudizio sull’uso che viene fatto di quel determinato modello, ossia in sede di eventuale azione di nullità (…se questo non fosse impedito da altri aspetti). Infatti un segno potrebbe essere astrattamente idoneo a distinguere un prodotto, ma concretamente utilizzato solo in forma decorativa dello stesso, senza che questo uso indichi in alcun modo una provenienza imprenditoriale. Si pensi a certe scritte apposte in caratteri cubitali su capi di abbigliamento giovanili o sportivi che, se viste nel contesto asettico di una domanda di registrazione per design, potrebbero essere suscettibili di rifiuto in base alla norma in esame, ma che se considerate nell’uso concreto che viene fatto delle stesse, se ne dovrebbe dedurre che queste non sono “destinate a distinguere i prodotti”: il consumatore non le percepirà infatti come distintive, ma come mere decorazioni. Dal punto di vista diametralmente opposto possiamo ricordare certi decori per stoffa che astrattamente potrebbero non apparire distintivi, ma che potrebbero assumere questa funzione con l’uso e che pertanto potrebbero venire percepiti dal pubblico di riferimento come indicazione di provenienza dei prodotti.
La norma afferma poi che i segni e le denominazioni non devono essere atti a “distinguere i prodotti”, con la conseguenza che se sono atti a distinguere esclusivamente i servizi nulla osterebbe alla loro registrazione.
Passando oltre, ipotizziamo che l’esaminatore sia riuscito a valutare quali segni siano destinati ad assolvere questa funzione distintiva, e pertanto siano da rifiutare come modelli, e quali non assolvendola possano essere accettati per la registrazione.
Il secondo problema si verifica nel caso che le speciali denominazioni o segni di cui all'art. 26 siano ciononostante concesse, o perché reputate non distintive, o perché sfuggite all’esame. In questo caso è dubbio che terzi, anche nel caso che riescano a provare concretamente la funzione distintiva del modello bidimensionale, possano chiederne la nullità ai sensi dell'art. 43 c.p.i. Infatti quest'ultima norma, che disciplina le ipotesi di nullità del modello, non ne contempla alcuna riconducibile al disposto dell'art. 26 e, per il principio generale del nostro ordinamento in base al quale le cause di nullità sono tassative, non pare possibile ipotizzare una causa di nullità se la stessa non sia espressamente contemplata. A fortiori l’art. 43.b c.p.i., prevedendo come causa di nullità il fatto che il modello sia in contrasto con l’ordine pubblico ed il buon costume, espressamente afferma che questa contrarietà non può derivare dal mero fatto che il modello sia vietato da una disposizione di legge o amministrativa. Orbene, se la contrarietà a due capisaldi del nostro ordinamento, quali l’ordine pubblico ed il buon costume, non può essere desunta dalla semplice presenza di una norma, riterrei che sia da escludere ulteriormente che il mero disposto dell’art. 26 possa operare come causa di nullità.
Fondamentalmente, non essendo prevista la distintività del segno bidimensionale tra le cause di nullità del modello, disciplinate dall’art. 43 c.p.i., l’impedimento di cui all’art. 26 non potrebbe essere invocato come motivo di nullità del titolo in un’azione giudiziaria contro lo stesso. Questo anche se fosse concretamente provato che il modello sia effettivamente destinato a contraddistinguere prodotti.
Riepilogando. L’esaminatore del design dovrà valutare, non si comprende bene come, che il segno bidimensionale depositato non sia atto a distinguere i prodotti, ma se opterà per la concessione dello stesso, anche in spregio del divieto posto dall’art. 26, terzi non avranno strumenti per potere invalidare il titolo.
L’intento di evitare le “invasioni di campo” tra modelli e marchi è probabilmente condivisibile, il modo in cui è stato introdotto, a mio avviso, un po’ meno.
Luglio 2010
Modelli bidimensionali:la partita continua