Autore: Bronzini Mauro
Pubblicato in Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale (N. 1 - Marzo 2007)
La giurisprudenza
Circa un anno fa un articolo pubblicato su questo Notiziario dava conto di alcune decisioni della Corte Suprema di Cassazione in applicazione della nuova normativa penale introdotta dall’art. 4 comma 49 della Legge 350/2003 (Legge finanziaria 2004), successivamente modificata con il D.L. 35/2005 (c.d. “Decreto Competitività”). In particolare, si faceva riferimento alle sentenze n. 13712/2005 e n. 34103/2005 della Suprema Corte. Nel primo caso, la Corte aveva escluso la sussistenza del reato di apposizione di false o fallaci indicazioni di origine in relazione alla dicitura “ditta, Italy” e ad un cartellino con i colori della bandiera italiana apposto su articoli di abbigliamento sportivo prodotti in Cina. Nel secondo caso (n. 34103/2005) la Corte invece aveva respinto il ricorso contro la condanna in presenza di magliette recanti la dicitura “made in Italy” ma prodotte in Romania per conto dell’importatore italiano.
Nella logica del ragionamento della Suprema Corte, il secondo caso non rappresenta un “revirement”. L’art. 4 comma 49 sanziona infatti espressamente l’apposizione della falsa dicitura “made in Italy” su prodotti che, secondo la normativa europea sull’origine non preferenziale delle merci, non possono essere considerati originari dall’Italia in quanto non integralmente realizzati nel nostro paese o la cui lavorazione sostanziale avvenga comunque altrove. Nell’ipotesi dell’indicazione di origine asseritamente fallace (ditta, Italy), invece, la Corte ha ritenuto applicabile la propria giurisprudenza secondo la quale il concetto di origine / provenienza deve essere inteso in senso imprenditoriale e non geografico, almeno per i prodotti industriali, la cui qualità sia indifferente alle caratteristiche (climatiche ed ambientali) del luogo fisico in cui avviene la produzione.
La ragione è che, nel caso di “falso” made in, in capo al consumatore possono venire in rilievo considerazioni che prescindono dalla qualità del prodotto, come ad esempio l’ostilità verso paesi nei quali avviene lo sfruttamento del lavoro minorile. Quindi, sotto questo profilo, è importante sapere se un prodotto è made in Italy o made in China, benché allo stato la legislazione vigente non preveda alcun obbligo “positivo” di indicazione dell’origine estera dei prodotti commercializzati in Italia. Una norma di questo genere in realtà esiste (si tratta dell’art. 6 comma 1 lett. c) del D.L. 6 settembre 2005 n. 206, Codice del Consumo), ma la sua applicazione è tuttora in sospeso. Nell’ultima parte dell’articolo si ritornerà su questo punto.
Un caso successivo ha riguardato l’apposizione della dicitura “designed & produced by (ditta italiana), (indirizzo+ ITALY)” su prodotti realizzati all’estero con materie prime e in base a campioni forniti dal committente italiano.
Questo caso è stato affrontato con la sentenza n. 2648 del 20 Gennaio 2006 della III Sezione Penale della Corte di Cassazione.
I prodotti in questione erano articoli di abbigliamento, prodotti in Moldavia ed importati in Italia con la dicitura “designed & produced by (ditta), (indirizzo), ITALY”, ma privi di alcuna chiara indicazione circa il luogo di produzione. Il Tribunale ha ritenuto che fossero integrati gli estremi del reato di cui all’art. 4 comma 49 della legge 350/03 in quanto, nonostante l’”italianità” delle materie prime e del design, le maestranze non erano italiane. La leadership di cui gode l’Italia nel settore dell’abbigliamento sarebbe invece dovuta, secondo il Tribunale, proprio alla “particolare specializzazione delle maestranze impiegate nel settore”.
Sulla base di questo ragionamento il giudice evidenzia che, nonostante i prodotti dell’abbigliamento non siano certo assimilabili a quelli “agroalimentari” ai fini della rilevanza del luogo geografico di produzione, la particolarità del settore merceologico di cui trattasi rende comunque necessario tutelare “un consumatore di media diligenza che poteva avere…un legittimo interesse ad acquistare un prodotto che fosse stato anche materialmente lavorato in Italia”.
A sostegno del ricorso, il difensore dell’imputato aveva osservato sostanzialmente che la lavorazione in una fabbrica italiana non garantisce la presenza di operai particolarmente specializzati e neppure la presenza di tutti operai italiani, che la qualità del prodotto non può dipendere dalla sua provenienza geografica, e che la responsabilità del prodotto è in capo all’imprenditore italiano, il cui ruolo centrale sarebbe sminuito se si desse rilievo al luogo geografico di produzione.
Queste considerazioni sembrano pertinenti, ed in linea con l’orientamento precedente della Corte. La risposta data dal Tribunale, ed avallata dalla Corte, segue una soluzione diversa e pone non pochi interrogativi, ad esempio sotto il profilo dell’individuazione degli altri settori merceologici nei quali il criterio geografico “riprende quota” nonostante l’impostazione consolidata secondo cui in caso di prodotti industriali ciò che conta è la loro provenienza imprenditoriale.
Sotto questo profilo si potrebbe ipotizzare una violazione del principio di “tassatività” del diritto penale, in quanto la fattispecie penale verrebbe estesa a casi ulteriori rispetto a quelli, espressamente previsti dalla legge, caratterizzati da un forte legame tra i fattori ambientali e la qualità del prodotto.
Questa impostazione potrebbe avere implicazioni anche sotto il profilo dell’”offensività”, nell’ipotesi in cui l’indicazione (falsa o fallace) di origine geografica non sia effettivamente lesiva dell’interesse tutelato dalla norma penale (la buona fede del consumatore); l’apposizione della parola “Italy” o simili senza il made in può essere censurabile (ad esempio, nella misura in cui non consente al consumatore di farsi un’idea sulla congruità del prezzo), ma più che un attentato alla buona fede sembra trattarsi di una irregolarità, meno grave, sanzionabile sotto il profilo amministrativo.
Forse il medesimo risultato -peraltro condivisibile dal punto di vista della tutela del consumatore- poteva essere raggiunto in modo diverso. Ad esempio si sarebbe potuto rilevare che nel caso in questione, a differenza dei casi sottoposti in precedenza al vaglio della Corte, i prodotti non recavano solo il marchio/nome dell’imprenditore, oltre a “Italy”, ma un elemento in più rappresentato dalla dicitura “produced by (ditta)”, laddove “produced” è evidentemente analogo a “made”. In questo caso l’imprenditore, pur non apponendo l’impegnativo “made in Italy”, avrebbe comunque inteso aggiungere un elemento ulteriore rispetto alla semplice apposizione del proprio marchio, con ciò determinando la possibilità di equivoci in merito alla provenienza dei prodotti.
In un caso successivo (sent. N. 21797 del 22 Giugno 2006) la Corte di Cassazione ha stabilito che non è ingannevole la scritta “conceived by (ditta) - Italy” apposta su occhiali provenienti dalla Cina. L’informazione comunicata da tale dicitura era infatti vera, trattandosi effettivamente di prodotti “ideati” in Italia, benché materialmente realizzati all’estero.
Un caso che offre spunti interessanti è rappresentato da quello deciso dal TAR Friuli Venezia Giulia in data 22 Marzo 2006 con la sentenza n. 157/06.
La vertenza nasce a seguito del provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell’art. 1 del DPR n. 656/1968, adottato dalla Dogana di Trieste, avente ad oggetto magliette ed altri capi per bambino recanti (sulla targhetta interna dei capi, oltre che sul lato esterno della confezione) la dicitura “ditta + indirizzo + Italy ”. Si notino le analogie con la dicitura oggetto della sentenza n. 13712/2005 citata sopra (l’unica differenza tra i due casi è che nel primo non compariva l’indirizzo per esteso ma solo la scritta Italy, in associazione al nome ed al marchio dell’imprenditore italiano).
A seguito del provvedimento di fermo e della trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, non veniva tuttavia emesso alcun sequestro penale in quanto il PM riteneva che la ditta italiana avesse assunto –mediante l’apposizione del proprio nome- la responsabilità giuridica, tecnica ed economica della produzione, e che quindi non si configurasse alcuna informazione falsa o ingannevole per il consumatore circa la provenienza imprenditoriale dei prodotti.
Nonostante l’archiviazione decisa dal PM (in linea con l’orientamento della Cassazione), la dogana riteneva di mantenere il fermo amministrativo negando la restituzione in quanto “la merce potrebbe essere rilasciata solo previa rimozione delle indicazioni irregolari riscontrate (false o fallaci) a prescindere ed al di là delle valutazioni dell’A.G. in merito alla configurabilità di una fattispecie penalmente rilevante”.
Le norme che vengono in rilievo in questo caso, oltre al citato art. 1 del DPR 656/1968, sono quelle dell’Accordo di Madrid del 1891 sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza delle merci, ratificato dall’Italia con la l. 676/1967.
In particolare, l’art 3 dell’Accordo di Madrid stabilisce che “le presenti disposizioni non escludono che il venditore indichi il suo nome o il suo indirizzo su prodotti provenienti da un paese diverso da quello della vendita ma, in tal caso, l’indirizzo o il nome deve essere accompagnato dall’indicazione precisa, ed a caratteri ben chiari, del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o da altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci”.
Nell’affrontare la questione il TAR distingue tra produzione e vendita dei prodotti. Gli articoli 517 c.p. e 4 comma 49 l. 350/03 sarebbero posti a tutela del consumatore dalle “frodi” poste in essere in sede di produzione, e da questo punto di vista il comportamento dell’importatore non sarebbe censurabile in quanto le diciture apposte sui prodotti non indicano una falsa origine imprenditoriale (anzi, indicano quella vera). Tuttavia, continua il giudice, quando si sposta l’attenzione al momento della vendita della merce occorrerebbe considerare che l’Art. 3 della l. 676/1967 intende evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci. Quindi, il consumatore deve avere tutte le informazioni sull’origine del prodotto, anche quella sull’origine geografica, in modo da poter effettuare una “valutazione consapevole sulla congruità del prezzo richiesto”. Ad esempio, per operare una scelta consapevole, il consumatore deve sapere se il prodotto è stato realizzato in un paese in cui il costo della manodopera è più basso di quello italiano.
Il Tribunale conclude applicando l’art 3 dell’Accordo di Madrid che sarebbe ispirato dall’esigenza di fornire al consumatore tutte le informazioni circa l’origine della merce con la conseguenza, nel caso in questione, che si configura la “necessità che sui capi, accanto alle indicazioni relative alla provenienza dal produttore/venditore, venga indicata anche la specifica provenienza geografica relativa alla materiale realizzazione degli stessi”.
Si segnala da ultimo la sentenza n. 24043 del 2 marzo 2006 della Corte di Cassazione, relativa a capi di abbigliamento importati dalla Cina recanti la dicitura “prodotto da Cciaa, n…. , Rea ….” seguita dalla frase “prodotto importato” in caratteri più piccoli. Il Tribunale del riesame aveva annullato il provvedimento di convalida del sequestro probatorio da parte del P.M.. Questa impostazione è stata avallata dalla Cassazione, in quanto ritenuta conforme all’interpretazione secondo cui (tranne eccezioni espressamente stabilite dalla legge) le espressioni origine e provenienza si riferiscono alla provenienza dei prodotti da un determinato produttore, non invece da un luogo geografico.
La decisione è stata certamente condizionata da questioni procedurali (i motivi di ricorso del PM sono stati ritenuti inammissibili in quanto non prospettati precedentemente dinanzi al Tribunale del riesame), tuttavia anche questa sentenza contiene spunti di un certo interesse:
- in primo luogo, la Cassazione omette ogni riferimento alla precedente sentenza n. 2648/2006 (pronunciata dalla stessa sezione e risalente ad appena 4 mesi prima) nella quale, per lo stesso tipo di prodotti (capi di abbigliamento), aveva adottato un approccio più severo, in quanto si tratterebbe di un settore nel quale l’Italia vanta una leadership mondiale, quindi il consumatore deve essere maggiormente tutelato;
- nelle sue osservazioni la Corte rileva inoltre che “il legislatore,…., si sarebbe espresso in modo assai diverso, sia sul piano lessicale sia su quello sistematico, qualora effettivamente avesse voluto modificare sostanzialmente e profondamente la portata precettiva dell’art. 517 c.p. ed il significato che, secondo il diritto vivente, deve attribuirsi alla nozione di origine e di provenienza di un prodotto. Conferma di questa conclusione è stata tratta anche dalla considerazione che, se fosse stata vera questa finalità, il legislatore avrebbe non solo ampliato la portata precettiva dell’art. 517 c.p. (e delle altre disposizioni penali che fanno riferimento alla origine e provenienza dei prodotti) estendendo i comportamenti delittuosi ivi previsti …”. La Corte, quindi, sembra riconoscere esplicitamente che potrebbe porsi un problema di tassatività della fattispecie penale;
- la tesi del PM fa ritenere che la normativa in questione “avrebbe imposto agli imprenditori italiani … un obbligo di positiva indicazione del luogo in cui i beni importati sono materialmente prodotti”. In questo caso, sostiene la Corte, “sorgerebbero seri dubbi di contrasto con alcuni principi comunitari e costituzionali”, non ultima la discriminazione alla rovescia, nella misura in cui l’operatore italiano si troverebbe discriminato a favore di operatori di altri Stati UE i quali (beneficiando della libertà di circolazione delle merci) potrebbero vendere in Italia senza essere assoggettati a questo obbligo;
- infine, la Cassazione ricorda che questo caso è diverso da quello in cui “sul prodotto non sia stato inserito soltanto il nome e la sede dell’imprenditore italiano, ma anche o solo la scritta “prodotto in Italia” o “made in Italy””. In questo specifico caso, si configurerebbe in pieno la fattispecie sanzionata dall’art. 4 comma 49 Legge 350/03, come stabilito nella precedente giurisprudenza.
* * *
Dalle sentenze citate (in particolare quella del TAR Friuli e la n. 2648/2006 della Cassazione) si può concludere che allo stato attuale esiste una “graduazione” delle sanzioni, a seconda della gravità della condotta.
La sanzione penale (oltre a quella amministrativa) sarebbe limitata al caso di chi apponga delle indicazioni che inducano il consumatore a ritenere che il prodotto importato dall’estero è “made (o produced) in Italy”, o “by (ditta italiana), Italy”. Se invece l’indicazione apposta sul prodotto non si riferisce espressamente al luogo di produzione, ad esempio “ditta + indirizzo +Italy” (o simili), sembrerebbe configurabile solo la misura amministrativa della rimozione delle indicazioni “irregolari” prevista dall’Accordo di Madrid.
Sviluppi legislativi
Il panorama normativo in materia di indicazioni di origine si è arricchito con l’introduzione del codice del Consumo (D.L. 6 settembre 2005 n. 206) e con il comma 941 della Legge finanziaria per il 2007. Il coordinamento di queste norme con il diritto preesistente pone alcuni problemi, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il Codice del Consumo, l’Accordo di Madrid da un lato e l’art. 4 comma 49 legge 350/03.
Il Codice del Consumo è stato concepito per unificare in un solo testo le varie norme emanate nel tempo in materia di tutela del consumatore, tra cui il D.M. 101/97 (regolamento di attuazione della l. 10 aprile 1991 n. 126 recante norme per l’informazione del consumatore), che prevedeva già l’obbligo di indicazione sul prodotto del “nome o ragione sociale o marchio e sede del produttore o di un importatore stabilito nell’UE”.
L’art. 6 comma c) del Codice pone un esplicito obbligo di indicazione dell’origine dei prodotti:
“i prodotti e le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
(omissis)
c) al paese di origine se situato fuori dell’Unione europea”.
L’effettiva applicazione di questa norma è stata subordinata alla emanazione di un regolamento di attuazione che ne consenta, per i prodotti provenienti dall’UE, una applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario (art. 10). In sostanza, occorre stabilire il regime al quale assoggettare i prodotti privi dell’indicazione di origine extra-UE che entrino in circolazione nel territorio italiano non direttamente dal paese extra comunitario ma indirettamente da un paese UE. Si pensi ad esempio ad un prodotto importato da un distributore situato in Germania (assumendo che la legislazione tedesca non preveda l’obbligo di indicazione dell’origine) il quale a sua volta lo spedisce ad un consumatore finale italiano.
Quindi, finché non sarà emanato il regolamento, l’obbligo di indicazione dell’origine previsto da questa norma non è operativo, nel senso che questa norma non potrà essere invocata da un imprenditore per denunciare all’autorità la commercializzazione dei prodotti di un concorrente privi di indicazioni di origine, né tantomeno le dogane potranno bloccare tali prodotti in entrata. Anzi, l’obbligo di indicazione non dovrebbe interessare l’ambito doganale, in quanto l’obbligatorietà dell’indicazioni dell’origine scatterebbe solo all’atto della vendita al consumatore finale, non nelle transazioni tra imprese.
Il Codice del Consumo, adottato allo scopo di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti, prevede autonome definizioni del concetto di “consumatore”, “produttore” e “prodotto”. In particolare, ai fini dell’applicazione del Codice, il “consumatore” è definito come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; per “prodotto” si intende qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore (sono inoltre previste eccezioni, tra l’altro, per i prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell’utilizzazione).
Se le merci presentate in dogana recano solo il marchio del produttore non dovrebbero porsi problemi, a meno che il marchio non sia usato in modo ingannevole, come stabilisce la legge Finanziaria 2007 (a cui si fa cenno alla fine del paragrafo).
D’altronde, benché il Codice del Consumo richieda che il nome/ragione sociale o marchio sia apposto sul prodotto solo al momento della vendita, l’importatore può ritenere più conveniente (in termini di risparmio di tempo e, quindi, di costi) far apporre tali indicazioni già all’atto della produzione, prima della spedizione in Italia. In questo caso, tuttavia, scatta l’applicazione dell’art 3 dell’Accordo di Madrid, che impone al venditore di integrare tale dicitura mediante “l’indicazione precisa, e a caratteri ben chiari, del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o da altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci”.
Se non lo fa, rischia il fermo amministrativo (come verificatosi nel caso deciso dal TAR Friuli citato).
Inoltre, in applicazione dell’art. 4 comma 49 legge 350/03, se sul prodotto è apposta l’indicazione made in Italy, o produced by …Italy, e questa indicazione è falsa, si avvia un procedimento penale destinato verosimilmente alla condanna (stando alla decisione n. 2648/06 citata).
Se invece l’indicazione è limitata al nome della ditta ed all’indirizzo (compreso “Italy”), la Dogana procederà con la denuncia all’Autorità giudiziaria (sempre a norma del citato art. 4 comma 49) e con il fermo amministrativo. Se la denuncia non viene archiviata dal PM, si potrà comunque confidare ragionevolmente in una decisione di assoluzione, sulla base del consolidato orientamento della Cassazione. Tuttavia, stando alla decisione del TAR Friuli (e sempre che questa non venga modificata in sede di eventuale appello), per ottenere la revoca del fermo le indicazioni contestate dovranno comunque essere rimosse.
Infine, una ulteriore novità è stata introdotta con la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (“legge finanziaria 2007”), il cui comma 941 modifica l’art 49 comma 4 legge 350/03 mediante l’aggiunta alla fine delle seguenti parole: “incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli”.
In sostanza saranno colpiti, con la sanzione penale dell’art. 517 c.p. richiamato dall’art. 4 comma 49 l 350/03, tutti gli usi di marchi aziendali idonei a dare luogo ad azioni ingannevoli (la normativa di riferimento dovrebbe essere la Direttiva CE 2005/29 dell’11 maggio 2005 in materia di pratiche commerciali sleali).
In questo modo, il legislatore vuole colpire i casi in cui, in assenza di altre indicazioni di origine, sia lo stesso marchio (o meglio le modalità del suo utilizzo) ad ingannare il consumatore.
Le ipotesi che sembrano più rilevanti in questa sede sono quelle previste all’art. 6 commi 1 b) e 2 a) della Direttiva:
comma 1:
è considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera, o inganni il consumatore medio, anche se l’informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
a) (omissis)
b) le caratteristiche del prodotto, quali ……la composizione, ……l’origine geografica o commerciale …;
comma 2:
è altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:
a) una qualsivoglia attività di marketing del prodotto, compresa la pubblicità comparativa, che ingeneri confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente; …
Quanto al primo comma, è possibile che l’impatto di tale norma venga ridimensionato dalla Corte Suprema, che già in passato ha mantenuto la propria posizione nonostante un tentativo di “correzione” legislativa. Si pensi al decreto “competitività” n. 35/05 con il quale sono state aggiunte le parole “o di origine” all’art. 4 comma 49 legge 350/03 dopo le parole “false o fallaci indicazioni di provenienza”.
Per quanto riguarda il secondo comma, si consideri l’art 21 comma 2 del Codice dei diritti di Proprietà Industriale, che riprende l’art 11 della precedente legge 929/1942 (legge marchi):
“non e' consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, ne', in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi”.
Questa fattispecie, quindi, era già sanzionata dall’ordinamento italiano. La legge Finanziaria 2007 aggiunge la sanzione penale. Si tratta di decidere se questa sanzione (la reclusione fino a un anno o la multa fino a ventimila euro) possa considerarsi “proporzionata”, oltre che “effettiva” e “dissuasiva”, come prescritto dall’art 13 della Direttiva 2005/29.
