Autore: Pellicanò Laura , Prandin Donatella
L’assenza nell’ordinamento italiano di una specifica normativa dettata per il settore farmaceutico, ed adattata alle peculiarità che caratterizzano i marchi di questo settore, fa sì che qualsiasi valutazione ed esame di tali marchi vada fatta sulla base della generica disciplina dei marchi (come prevista dal Codice di Proprietà Industriale ex D.lgs 30/2005) e della giurisprudenza che si è pronunciata in tale ambito.
Ne consegue che anche i problemi inerenti la confondibilità, ed il relativo rischio di confusione, di marchi farmaceutici trovano come unico riferimento legislativo le regole dettate dal CPI, se pur parzialmente adattate alle peculiarità del settore grazie alle varie decisioni dei Tribunali che si sono succedute negli anni.
Rischio di confusione e Case-Law
Il rischio di confusione fra i marchi farmaceutici è stato affrontato, se pur con soluzioni non univoche, sotto il tradizionale profilo che vede contrapporsi forza/debolezza dei marchi.
I marchi farmaceutici sono, infatti, per definizione, marchi “deboli” in quanto il più delle volte riflettono (o comunque in parte evocano) il principio attivo o gli effetti terapeutici che li caratterizzano.
La circostanza che il nome di una specialità medica venga costruito con elementi descrittivi o comunque ispirati ai componenti o agli effetti del medicinale è, infatti, un uso comune ed ormai ammesso nel settore farmaceutico.
L’ammissibilità, per questo tipo di marchi, di un certo grado di “descrittività” dei termini prescelti, costituisce però un’evidente deroga al principio generale fissato nell’ordinamento italiano dall’art. 13 Del Codice di Proprietà Industriale ai sensi del quale “ Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio i segni […] costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono […]”.
Tale possibile (e probabile) debolezza dei marchi farmaceutici, pur non costituendo dunque un ostacolo alla registrabilità degli stessi, comporta rilevanti risvolti nel giudizio di confondibilità dei segni.
Per orientamento ormai consolidato della giurisprudenza dovrebbe, infatti, valere il principio secondo cui nel raffronto tra due marchi “deboli” anche lievi differenze possono essere sufficienti a differenziare i due marchi ed a escludere il rischi di confusione tra gli stessi.
Ciò nonostante, le decisioni dei Tribunali in materia di confondibilità tra marchi farmaceutici non sempre hanno rispettato tale principio, giungendo a conclusioni a volte discordanti, o comunque poco omogenee tra loro.
Addirittura una delle prime Decisioni in materia di confondibilità dei marchi riduceva drasticamente la portata di tale principio stabilendo che:
“ In presenza di due marchi deboli, se è vero che lievi modificazioni ed aggiunte all’un segno rispetto all’altro sono sufficienti ad evitare la confondibilità, è altrettanto vero che anche i marchi deboli devono in ogni caso risultare fra loro non confondibili, e che quindi in ogni caso è necessario che le modificazioni, pur lievi, dell’un segno rispetto all’altro siano tali da evitare in concreto il pericolo di confusione e da poter essere percepite dai destinatari del prodotto con valore differenziale”.
In tale decisione il Tribunale di Milano (nella Causa Soc. Ibi vs. Magis Farmaceutici del 8 maggio 1989) riteneva, dunque, confondibili i marchi deboli “Cefam” e “Cepan” entrambi utilizzati per contraddistinguere sostanze antibiotiche della famiglia delle cefalosporine.
Tale iniziale rigidità nell’interpretazione della “debolezza” e possibile coesistenza di marchi anche molto simili tra loro veniva negli anni mitigata da decisioni che escludevano con frequenza crescente il rischio di confusione ammettendo che il giudizio in ordine alla confondibilità di tali marchi deve essere condotto con criteri meno rigorosi rispetto a quelli adottati in tema di confondibilità di marchi di fantasia (c.d. forti).
Nell’ordinanza del 31 dicembre 2004, ad esempio, il Tribunale di Roma relativamente alla commercializzazione di prodotti farmaceutici, ammetteva che “allorquando la controversia riguarda marchi obiettivamente deboli, quantomeno per quella componente costituita da nomi comuni, utilizzati correttamente nello specifico settore merceologico e privi di capacità distintiva, […] appaiono sufficienti modeste modificazioni per evitare la contraffazione del marchio”.
Nel 2005 il Tribunale di Milano (nelle Causa Easytech Srl contro Doc Medica Srl del 28 marzo 2005) confermava, sulla base di equivalenti argomentazioni, la non confondibilità dei marchi RIACEN e RIAVEN.
Nonostante l’incremento della tendenza giurisprudenziale volta ad ammettere la coesistenza di marchi tra loro differenti solo in minime variabili, non sono tuttavia mancate negli stessi anni Decisioni contrastanti che hanno stabilito la confondibilità di marchi quali AZELAC/AZELAIC (Trib.Roma 10 novembre 1996), CARBON DIFER/EUCABON (Trib. Trieste 24 settembre 1999).
Tuttavia, tali possibili difformità di vedute sono rispecchiate da una giurisprudenza comunitaria in cui risaltano differenze apparentemente contrastanti ma comunque dettate dalle peculiarità dei singoli casi.
Basti pensare, a mero titolo esemplificativo, che con decisione del 9 ottobre 2008, in merito alla similitudine tra i marchi 2Calcitec” e “Calcitab”,l’OAMI ha respinto il ricorso in appello affermando che mentre il prefisso CALCI non è in grado di creare distinzione fra i medicinali, le desinenze “-Tec” e “-Tab”possono fare la differenza.
Al contrario con decisione del 25 luglio 2007 l’OAMI aveva deciso affermato che i marchi “CALCITAB” e “CALCI TAD” erano visivamente simili con conseguente possibilità di confusione.
Il consumatore di riferimento
In vero le possibili divergenze riscontrabili nelle valutazioni relative al possibile rischio di confusioni dei marchi sono probabilmente dovute ad un’iniziale disaccordo circa il consumatore di riferimento del settore farmaceutico e dunque la tipologia di utenti su cui si debba basare la valutazione stessa.
In particolare, la tradizionale disputa giurisprudenziale vede contrapporsi da un lato un consumatore medio (come utente finale) dall’altro un consumatore molto più esperto (in particolare medici, farmacisti ed operatori del settore).
A seconda del consumatore che si deciderà di tenere in considerazione, varierà il rischio di confusione tra i due marchi partendo dal diverso grado di esperienza (e conseguente livello di attenzione) delle due possibili tipologie di consumatore.
Tali possibili dubbi (e relativi rischi di giungere a conclusioni tra loro discordanti) circa il consumatore a cui fare riferimento possono essere risolti qualora vi sia una chiara distinzione tra farmaci venduti previa prescrizione medica e farmaci c.d. da banco.
Su tale punto, infatti, la giurisprudenza sembra essere concorde con le Decisioni che già dal 1986 stabilivano che qualora non sia raggiunta la prova che si tratti di farmaci vendibili dietro prescrizione medica, il consumatore medio si identifica con l’utente finale.
Con estrema chiarezza il Tribunale di Milano nella Sentenza del 17 aprile 1986 (Causa Soc.Ist. Tosi vs Soc Ausonia Farmaceutici) stabiliva, infatti, che “Un’elevata capacità di distinguere marchi farmaceutici può essere riconosciuta a medici, farmacisti ed in genere agli operatori del settore farmaceutico […] solo quando si tratti di medicinali vendibili esclusivamente su prestazione medica”.
La successiva evoluzione giurisprudenziale ha mantenuto tale punto di partenza arrivando nel 2006 (Tribunale di Roma 10 febbraio 2006 nella Causa Johnson & Johnson Medicl Spa vs. Mediolanum Farmaceutici Spa) a stabilire, con altrettanta chiarezza, che:
“Se il giudizio è relativo a marchi utilizzati per contraddistinguere prodotti farmaceutici destinato ad essere scelti e selezionati da personale medico qualificato, anche minime differenze sono sufficienti a scongiurare il pericolo di confondibilità” (Nel caso di specie si discuteva in ordine alla confondibilità tra il marchio Prisma, e Promogran Prisma).
Tuttavia, se da un lato la possibile discriminante tra farmaci su prescrizione e farmaci da banco può aiutare ai fini di una corretta individuazione del consumatore a cui fare riferimento, dall’altro non sembra esserci chiarezza sui criteri da adottare nel caso in cui si prescinda dalle modalità di vendita del prodotto farmaceutico.
Neppure può servire a far chiarezza sul punto la giurisprudenza comunitaria che, al contrario, sembra giungere a conclusioni in possibile contrasto, alcune tendenti a risolvere la disputa in maniera alternativa (il pubblico rilevante è soltanto quello degli intermediari, medici/farmacisti, o del consumatore finale), o in senso cumulativo (entrambi le tipologie sono possibili consumatori da tenere in considerazione).
A conferma di tale assenza di omogeneità, si può considerare ad esempio la decisione del 7 novembre 2002 della Corte d’Appello OAMI in cui si stabiliva un criterio generico in base al quale per quanto riguarda i prodotti farmaceutici va considerato che i consumatori sono alquanto accorti sul tema dei medicinali e fanno attenzione al nome del farmaco e si avvalgono dei consigli di professionisti. Tuttavia, tale orientamento non è del tutto confermato dalle più recenti decisioni.
Al contrario, una decisione del Tribunale di Primo Grado della Comunità Europea (Sez.V, 17-10-2006 N.483) stabiliva che “nella valutazione del rischio di confusione tra marchi relativi a prodotti farmaceutici, il pubblico da prendere in considerazione è costituito da un lato dai professionisti del settore medico, dall’altro dai pazienti in quanto consumatori finali”.
Ancora, la Corte di Giustizia dell’UE nel caso “Travatan” contro “Trivastan” (26 aprile 2007) dichiarava che, pur essendo necessario l’intervento di esperti prima della vendita del farmaco, il ruolo degli esperti deve essere equilibrato con il livello di attenzione, le necessità e le scelte dell’utente finale che deve essere dunque tenuto in considerazione nella valutazione di eventuali rischi di confusione (ciò senza alcuna specifica distinzione tra i medicinali soggetti a ricetta e non).
Alla luce del quadro sin qui delineato emerge chiaramente l’assenza di precise ed univoche linee guida su cui tracciare con sufficiente certezza i margini di tutelabilità (e conseguente azionabilità) di un marchio farmaceutico in possibile conflitto con altri segni utilizzati nel medesimo settore.
I confini chiaramente poco delineati dei limiti di “tolleranza” della debolezza di questi marchi e conseguente margine di differenziazione tra segni simili sufficiente ad escluderne un effettivo rischio di confusione, lasciano ampio spazio alla discrezionalità e soggettività dei giudici rendendo difficilmente fattibile una realistica valutazione ex ante dei rischi connessi all’adozione di un marchio farmaceutico.
