L’USO DI UN MARCHIO SU ARTICOLI DATI IN OMAGGIO AGLI ACQUIRENTI DI ALTRI PRODOTTI
Autore: Grazioli Silvia
Corte di Giustizia – Il caso “Wellness”: l’uso di un marchio su articoli dati in omaggio agli acquirenti di altri prodotti non può essere considerato uso effettivo di quel marchio per la classe in cui rientrano gli articoli dati in omaggio.
La Maselli, impresa che produce e commercializza articoli di abbigliamento, è titolare del marchio denominativo n. 127 803 “WELLNESS” registrato il 20 ottobre 1989, riguardante prodotti in diverse classi, fra i quali gli articoli di abbigliamento in classe 25 e le bevande analcoliche in classe 32.
La Maselli fin dall’inizio (1999 e 2000), ha utilizzato il suo marchio per contraddistinguere una bevanda analcolica che veniva offerta in omaggio agli acquirenti dei suoi capi di abbigliamento.
Il marchio non veniva però utilizzato per bevande vendute separatamente.
La Silberquelle, impresa operante nella commercializzazione di bevande analcoliche, chiedeva all’Ufficio Brevetti e Marchi austriaco la cancellazione di tale marchio per mancato uso nell’ambito della classe 32.
In particolare, la Silberquelle sosteneva che il segno in questione, registrato da oltre cinque anni, non era stato effettivamente utilizzato per i prodotti della classe 32 dal titolare né da un terzo con il suo consenso e che la Maselli aveva unicamente inteso promuovere la vendita dei propri prodotti tessili, ma non creare o mantenere un mercato per le merci della classe 32.
Con decisione 7 novembre 2006 la divisione di annullamento dell’Ufficio dei brevetti austriaco cancellava il marchio per quanto riguarda la classe 32.
La Maselli proponeva appello avverso tale decisione dinanzi all’Oberster Patentund Markensenat, il quale, sospendendo il procedimento, si rivolgeva alla Corte di Giustizia Europea chiedendo, essenzialmente, “se gli artt. 10, n. 1, e 12, n. 1,della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE (…) debbano essere interpretati nel senso che un marchio di impresa viene usato in modo effettivo ove sia utilizzato per prodotti (nella fattispecie: bevande analcoliche) che il titolare offre a titolo gratuito agli acquirenti di altri prodotti venduti da tale titolare (nella fattispecie: capi di abbigliamento) dopo la conclusione del contratto di compravendita”.
In sostanza, L’Oberster Patent- und Markensenat chiedeva alla Corte di definire i limiti dell’obbligo di uso, come disciplinato dalla direttiva 89/104/CEE, da un punto di vista qualitativo e non quantitativo, per chiarire se l’utilizzo del marchio “WELLNESS-DRINK” da parte della Maselli soddisfasse i requisiti della normativa comunitaria, non in relazione al grado di intensità della sua presenza sul mercato, ma rispetto alle funzioni del marchio.
Nella sentenza del 15 gennaio 2009 nella causa C-495/07, la Corte di Giustizia Europea ha sottolineato che con l’espressione “uso effettivo”, ai sensi della direttiva, deve intendersi un uso reale e concreto, conforme alla funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine di un prodotto o di un servizio, consentendo loro di distinguere, senza confusione possibile, tale prodotto o tale servizio da quelli di provenienza diversa.
Da tale nozione di “uso effettivo” è risultato che la Corte abbia attribuito a detta nozione la missione di creare o conservare un mercato per detti prodotti o servizi al fine di assolvere alla funzione essenziale del marchio che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ad esclusione di ogni uso meramente simbolico che solo persegua la tutela dei diritti conferiti dalla registrazione del marchio.
Secondo la Corte, è dunque necessario, tenuto conto del numero dei marchi registrati e dei conflitti che possono tra essi insorgere, riconoscere il mantenimento dei diritti conferiti da un marchio per una determinata classe di prodotti o di servizi solo quando il marchio sia stato usato nel mercato dei prodotti o dei servizi di tale classe.
Pertanto, perché il marchio di titolarità della Maselli svolga la funzione essenziale propria dei marchi d’impresa, è necessario che la medesima immetta i suoi prodotti contraddistinti dal marchio sul mercato relativo a quei prodotti, che nella controversia principale è quello delle bevande analcoliche, altrimenti le sue merci non sarebbero distinguibili dalle altre.
Nel caso in esame, invece, la bibita “WELLNESS-DRINK” giunge al consumatore come omaggio per l’acquisto di capi d’abbigliamento, l’acquirente non compie alcun atto volontario per appropriarsi del liquido imbottigliato, confrontandolo con altri analoghi e fungibili, e quindi il marchio non si impone rispetto a quelli dei concorrenti grazie alla preferenza espressa dai clienti.
In tali circostanze, il simbolo della bevanda resta fuori dal suo mercato di riferimento, non compete con altri segni e non si configura quindi la possibilità del rilevamento di ostacoli all’appropriazione dello stesso da parte dei terzi, giacché l’uso del marchio sulle bottiglie equivale a un mero strumento, un gesto simpatico per accrescere l’attaccamento del consumatore al marchio “WELLNESS” nelsettore tessile.
Il mercato della gassosa resta, invece, estraneo al prodotto della Maselli e al suo marchio. Pare improbabile che coloro che, grazie all’acquisto di capi d’abbigliamento “WELLNESS”, si entusiasmino per la bibita ricevuta in omaggio siano disposti a spendere altro denaro in vestiti di cui non hanno bisogno al solo fine di ottenere la bevanda.
Peraltro, anche se ciò accadesse, i loro acquisti non incrementerebbero la quota di mercato del citato marchio nel settore delle bevande, bensì in quello dell’abbigliamento, il che corrisponde perfettamente all’obiettivo che la Maselli si prefiggeva di raggiungere con la gassosa: quello di promuovere la diffusione della sua attività principale, la moda.
Alla luce di tali considerazioni, è interessante rivolgere l’attenzione agli argomenti sviluppati dalla Corte circa l’uso dei marchi in pubblicità, per verificare se vi è stato l’uso effettivo richiesto dagli artt. 10 e 12 della direttiva 89/104/CEE.
La dottrina ammette che l’uso pubblicitario può configurare un uso effettivo del marchio. Anche la giurisprudenza della Corte ha stabilito che i segni utilizzati in campagne pubblicitarie di merci già in commercio integrano l’ipotesi di uso effettivo, come quelli che contraddistinguono prodotti e servizi la cui vendita,
preparata dall’impresa per guadagnarsi una clientela mediante tali campagne.
Non risulta, tuttavia, che né l’una né l’altra di queste ipotesi si siano verificate, circa l’uso astratto del simbolo, ovvero senza collegamento con il mercato del prodotto che contraddistinguono, come la gassosa “WELLNESS-DRINK”.
Mancando un vincolo con il mercato, come ho precedentemente spiegato, le bottiglie di gassosa provviste del marchio “WELLNESS-DRINK” si traducono in un richiamo pubblicitario totalmente scollegato dal mercato delle bevande.
Riassumendo, dunque, un marchio che non partecipa al gioco della concorrenza nel mercato dei prodotti per cui è stato registrato, unico terreno su cui si dispiegherebbe la forza della sua funzione di garanzia di origine nel distinguere le merci che portano quel marchio dai prodotti di altra provenienza, non configura un uso effettivo ai sensi della direttiva 89/104/CEE, neanche qualora la merce provvista del segno costituisca un mezzo pubblicitario per incrementare le vendite di altri prodotti con marchio identico.
La Corte ha quindi concluso che la questione sollevata va risolta dichiarando che gli artt. 10, n. 1, e 12, n. 1, della direttiva debbono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio, qualora apponga il medesimo su oggetti da lui offerti gratuitamente ad acquirenti dei suoi prodotti, non fa un uso effettivo di tale marchio per la classe nella quale rientrano gli oggetti stessi.
La sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea è la n. C-495/07.Articolo pubblicato sulla Newsletter AIPPI (n.02/2009)
L’uso di un marchio su articoli dati in omaggio agli acquirenti di altri prodotti